浙江社会科学

参考文献

(1)参见崔国斌:《专利法原理与案例》,北京大学出版社2016年版,第287页。

(2)马文霞、何炜、李新芝等:《预料不到的技术效果在创造性判断中的考量》,载《中国发明与专利》2013年第2期。

(3)(9)参见石必胜:《意料不到技术效果是具备创造性的充分条件吗?》,2015年8月载知产力官方账号http://www.sohu.com/a/26031021-223993。最后访问日期:2017年12月10日。

(4)吴广海:《专利法:原理、法规与案例》,知识产权出版社2014年版,第155页。

(5)韩世炜:《“三步法”进行创造性判断时的误区》,载中华全国专利代理人协会编:《〈专利法〉第22条---创造性理论与实践》,知识产权出版社2012年版,第314页。

(6)典型者,参见北京市高级人民法院(2013)高行终字第1754号行政判决书;北京市知识产权法院(2015)京知行初字第5431号行政判决书。

(7)参见北京市高级人民法院(2013)高行终字第1754号行政判决书。

(8)专利法采纳“三步法”存在固有缺陷,发明创造难在如何从现有技术中寻找解决问题的区别技术特征,设计可行的技术方案,而实务却以倒推方式规避了此困难,如此则变相提高了专利创造性标准的门槛。(作者注)

(10)为了避免此种异化现象的出现,地方法院制定了相关判定标准,如北京市高级人民法院出台的《专利侵权判定指南(2017)》第50条规定:“在判定是否构成等同侵权时,对手段、功能、效果以及是否需要创造性劳动应当依次进行判断,但手段、功能、效果的判断起主要作用。”

(11)将“技术创新”作为技术启示认定的第一层次因素,是基于技术方案的形成过程而言的,符合一般的认识逻辑。此外,技术启示着眼于现有技术,将其视为第一层次考虑因素,可克服实务倒推判断技术启示存在缺陷。(作者注)

(12)其实,专利技术的实现更是贡献产业的必要手段,因此,即使研究方向已由现有技术等客观环境所隐含,但能够在不具可预测性的背景因素下最终形成发明,应最有利于进步性的评价较为妥当。(作者注)

(13)参见沈宗伦:《由专利法教示因果关系论专利进步性:以组合专利与类似组合专利为中心》,载《台大法学论丛》第42卷第2期。

(14)在不同技术领域下,发明与现有技术所解决的技术问题相同,并不代表二者的问题在各领域的技术评价完全相同,而是指二个不同技术领域所面临技术问题的上位意旨相同。参见沈宗伦:《由专利法教示因果关系论专利进步性:以组合专利与类似组合专利为中心》,载《台大法学论丛》第42卷第2期。

(15)919 F.2d 688,16 USPQ2d 1897(Fed.Cir.1990).

(16)在化学领域,申请人可领悟到产品权利要求比方法权利要求更有价值。如果获得某化合物的产品权利要求,则能够禁止他人任何目的的制造、使用、销售、许诺销售或进口该化合物;而方法权利要求只能防止他人制造、使用、销售、许诺销售或进口该化合物用于某种目的。对产品的保护属于强保护,而对方法的保护则属于弱保护。(作者注)

(17)[美]罗杰·谢科特、[美]约翰·托马斯:《专利法原理》(第2版),余仲儒译,知识产权出版社2016年版,第155页。

(18)763 F.2d,1410,226USPQ,362.

(19)71.F.3d 1565,37 USPQ 1127(Fed.Cir.1995).

(20)See Robert L.Harmon,Patents and Federal Circuit178(9th ed.2010),206.在1983年的In re Grasselli案(713F.2d 731(Fed.Cir.1983)中,美国联邦巡回上诉法院认为,包含铁和碱金属的催化剂的本专利从对比文件中并未得到技术启示,因为一个对比文件记载互换锑和碱金属具有相同的有益效果,另一个对比文件明确地记载可以向催化剂加入铁,但排除了向催化剂加入锑。在这个案子里,法院实际上认为第二个对比文件给出了相反的技术启示。在1966年的United States v.Adams案(383 U.S.39(1966))中,美国最高法院认为,在创造性判断中,旧设备中公认的缺陷阻碍本领域技术人员作出新发明的事实在本案中应当予以考虑,该事实可能会从反面证明新发明的创造性。

(21)参见北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第2162号行政判决书。

(22)李晓蕾:《浅谈“相反的教导”在创造性判断中的作用》,载《中国发明与专利》2015年第7期。

(23)陈君、孙红花等:《对创造性“三步法”评价中技术启示的“动因”的探讨》,载中华全国专利代理人协会:《〈专利法〉第22条和第23条的适用》,知识产权出版社2016年版,第412~416页。

(24)尹昕:《现有技术中是否存在相反技术启示》,载中国知识产权报/中国知识产权权资讯网http://www.iprchn.com/Index-News Content.aspx?News Id=93440。最后访问日期:2017年9月10日。

(25)例如,若现有技术中的某一科技文献记载了某个技术手段存在缺陷,但本领域技术人员综合考虑其他多篇现有技术可以确认所述手段是本领域常用的,则现有技术整体上并不存在使得本领域技术人员舍弃该技术手段的普遍认识和启示。

(26)Sean B.Seymore,The Null Patent,53 WM.&MARYL.REV.2041,2082-88(2012).

(27)国家知识产权局专利复审委员会编著:《现有技术与新颖性》,知识产权出版社2004年版,第3页。

(28)参见汤宗舜:《专利法解说》,知识产权出版社2002年版,第141~142页。

(29)In re Eli Lilly&Co.,902F,2d 943,14 USPQ2d 1741(Fed.Cir.1990).

(30)In re O’Farrell,853 F.2d 894,7 USPQ2d 1673(Fed.Cir.1988).

(31)In re O’Farrell,853 F.2d 903(Fed.Cir.1998).

(32)许义明:《美国药物专利非显而易见性之司法审查---2007年KSR v.Teleflex判决后之看法(下)》,载《万国法律》2007年总第156期。

(33)许义明:《美国药物专利非显而易见性之司法审查---2007年KSR v.Teleflex判决后之看法(上)》,载《万国法律》2007年总第155期。

(34)《审查指南1993》关于创造性判断“审查基准”中规定了包含“发明取得了预料不到的技术效果”在内的四种“参考性判断基准”。《审查指南2001》第一次明确了上述四个方面只是“辅助性审查基准”。《审查指南2006》规定:发明是否具备创造性,当申请具备预料不到的技术效果时,审查员应当予以考虑,不应轻易作出发明不具备创造性的结论。

(35)详情可参见李越、杜国顺、王轶:《预料不到的技术效果与专利创造性评判(上)---从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起》,载《中国知识产权》总第101期;石必胜:《专利创造性判断中辅助因素的使用时机》,载《中国知识产权》2013年第10期。

(36)(38)石必胜:《专利创造性判断中辅助因素的使用时机》,载《中国知识产权》2013年第10期。

(37)Graham v.John Deere Co.,383 U.S.1(1966).

(39)朱科、石继仙:《预料不到的技术效果与创造性判断》,载中华全国专利代理人协会编:《〈专利法〉第22条---创造性理论与实践》,知识产权出版社2012年版,第39页。

(40)石必胜:《专利创造性判断中的“蝴蝶效应”》,载《中国知识产权》总第100期。

(41)参见王岩、易方等:《预料不到的技术效果与创造性---浅析创造性判断中的“单行道”理论》,载中华全国专利代理人协会编:《〈专利法〉第22条---创造性理论与实践》,知识产权出版社2012年版,第83~84页。

(42)EUROPEAN PATENT OFFICE.Guidelines for Examination in the European Patent Office,European Patent Office,Part C ChapterⅣ-28,2007.

(43)参见最高人民法院(2012)行提字第8号行政判决书。

(44)《专利审查指南》第二部分第四章5.4规定:“当发明的产品在商业上获得成功,如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的,则一方面反映了发明具有有益效果,同时也说明了发明是非显而易见的,因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。但是,如果商业上的成功是由于其他原因原因所致,例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的,则不能作为判断创造性的依据。”

(45)(46)蔡明诚:《专利法》,经济部智慧财产局2013年版,第43页。

(47)吕绍凡:《组合发明之非显而易见性---2007年KSR v.Teleflex判决简介》,载《万国法律》2007年第6期。